„Bad Spaniels“: Das Hundespielzeug stellt das Gleichgewicht zwischen dem ersten Verfassungszusatz und dem Markenschutz in Frage

Amber Grant · 5. April 2023

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Am 22. März 2023 hörte der Oberste Gerichtshof eine mündliche Verhandlung des Büros des Generalstaatsanwalts und der Parteien im Fall Jack Daniel's Properties, Inc. gegen VIP Products, LLC. Im Mittelpunkt des Falles steht eine Markenverletzungsfrage, bei der die Whiskyflasche und das Markenzeichen von Jack Daniel's einem zähen Hundespielzeug gegenübergestellt werden, das dem berühmten Old No.7-Whisky ähnelt.

Jack Daniel's ist eine Whiskymarke aus Tennessee, die in quadratischen Flaschen mit markanten schwarzen Etiketten verpackt ist. Das Unternehmen ist äußerst erfolgreich und hat Millionen Whiskyflaschen verkauft. VIP Products, LLC ist ein Produktdesign- und Produktionsunternehmen, das haustierbezogene Produkte wie Kauspielzeug für Hunde verkauft.

VIP Products hat ein Hundespielzeug entwickelt, das der legendären Tennessee-Whiskyflasche von Jack Daniel's ähnelt. Auf dem Hundespielzeug steht statt „Jack Daniel's“ die Aufschrift „Bad Spaniels“, und „Old No. 7“ und „Tennessee Sour Mash Whiskey“ werden durch „The Old No. 2 on your Tennessee Carpet“ ersetzt. Jack Daniel's reichte Klage gegen VIP Products ein, um den Verkauf des Spielzeugs zu stoppen, mit der Begründung, das Hundespielzeug „Bad Spaniels“ verletze seine Marke, verwirre die Verbraucher und schädige seinen Ruf. VIP Products argumentiert, dass seine Hundespielzeugdesigns unter den Schutz der freien Meinungsäußerung gemäß dem ersten Zusatzartikel der US-Verfassung fallen. Das Berufungsgericht der Vereinigten Staaten für den neunten Gerichtsbezirk entschied im Jahr 2020 zugunsten von VIP Products und Jack Daniel's beantragte daraufhin beim Gericht einen Gerichtsbeschluss, der im Jahr 2022 bewilligt wurde.

Jack Daniel's strebt eine Umkehrung des bahnbrechenden Falles Rogers v. Grimaldi an, in dem das Second Circuit den zweistufigen „Rogers-Test“ dargelegt hat, der die Verwendung einer Marke in einem angeblich ausdrucksstarken Werk erlaubt, wenn das Werk (1) künstlerische Relevanz hat und ( 2) führt Verbraucher nicht „ausdrücklich in die Irre“ über die Quelle oder den Inhalt des Werks (sofern das Werk künstlerische Relevanz hat).

In Rogers wurden die Namen des berühmten Promi-Duos Ginger Rogers und Fred Astaire im Titel eines Films namens „Ginger and Fred“ verwendet. Der Film handelte von zwei italienischen Kabarettisten, die Nachahmungen von Ginger Rogers und Fred Astaire vorführten. Rogers reichte Klage ein und machte geltend, dass der Filmtitel einen falschen Eindruck ihrer Befürwortung des Films und den falschen Eindruck erwecke, dass sie das Thema des Films sei. Der Second Circuit musste entscheiden, ob Rogers die Verwendung ihres Namens im Filmtitel für einen Film, der nur einen minimalen Bezug zu ihr hatte, verhindern konnte – das Gericht entschied, dass sie dies nicht konnte, da der Film eine künstlerische Ausdrucksübung war, die dies nicht „ausdrücklich“ tat „Verbraucher irreführen“ und war daher markenrechtlich nicht verboten.

Der Streit im Fall Rogers betraf den Titel eines Films, der verwendete Test gilt jedoch für alle künstlerischen Ausdruckswerke wie Gemälde, Zeichnungen, Videospiele und Spielzeug. Bei der Beurteilung der künstlerischen Relevanz treffen Gerichte keine Feststellungen zur Qualität des angeblichen künstlerischen Werks, sondern beurteilen stattdessen die Relevanz der Marke im Vergleich zum Ausdrucksgehalt des Werks. Der Maßstab für künstlerische Relevanz ist einfach: Die Relevanz muss über Null liegen.

Der im Rogers-Fall beschriebene Test ist ein zweistufiger Abwägungstest für den Fall, dass eine Marke in einem ausdrucksstarken Werk verwendet wird, mit dem Ziel, die Rechte zwischen freier Meinungsäußerung gemäß dem Ersten Verfassungszusatz und der Markenrichtlinie abzuwägen, um Verwirrung und Täuschung der Verbraucher zu verhindern. Die Entscheidung im Fall Rogers war eine bahnbrechende Entscheidung für das Markenrecht und mehrere Bezirke haben den vom Gericht bereitgestellten Test übernommen. Die Idee besteht darin, dass der Rogers-Test den Gerichten die Infrastruktur bietet, um sowohl das Interesse der Öffentlichkeit als auch des Angeklagten an der Meinungsfreiheit in Einklang zu bringen und gleichzeitig die Rechte des Inhabers des geistigen Eigentums (insbesondere der Marken) im Rahmen eines Markenrechts zu schützen. In solchen Fällen muss ein Kläger dennoch nachweisen, dass neben mindestens einem der beiden Faktoren im Rogers-Test eine Verwechslungsgefahr besteht, um obsiegen zu können.

Angesichts der Bedeutung des Rogers-Tests für das Markenrecht könnte die Aussicht auf seine Abschaffung erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft des Markenrechts und der Ausdruckswerke haben.

In der mündlichen Verhandlung teilte Bennett E. Cooper von VIP Products den Richtern mit, dass es keine Anzeichen für eine Verwirrung der Verbraucher über ihre Parodie auf die Whiskyflasche gebe und dass die Abschaffung des Rogers-Tests eine Atmosphäre schaffen würde, in der es für große und bekannte Marken im Wesentlichen einfach sei Unternehmen ausmerzen, die auf ihre Kosten Witze machen. Sowohl kurz als auch mündlich argumentierte VIP Products, dass die Welt mehr Lachen brauche und dass ein Sturz Rogers die Welt noch dunkler machen würde. Bennett argumentierte weiterhin, dass Marken in der heutigen Welt eine andere Form von Berühmtheit seien und dass es uns verfassungsrechtlich auch erlaubt sei, über Berühmtheiten zu diskutieren (und sie zu kritisieren).

Auf der anderen Seite begann die Anwältin von Jack Daniel's, Lisa Blatt, ihre mündliche Verhandlung mit der Feststellung, dass das Hundespielzeug „das Markenzeichen und die Handelsaufmachung von Jack Daniel's kopiert und seinen Whiskey mit Hundekot in Verbindung bringt.“ Blatt argumentierte, dass Rechte an einer Marke ein Eigentumsrecht seien, das von Natur aus die freie Meinungsäußerung einschränke, da ein Eigentumsrecht im Bereich des geistigen Eigentums per Definition eines sei, das die freie Meinungsäußerung einschränkt, indem es ein „begrenztes Monopol auf das Recht zur Verwendung eines Namens schafft, der mit Ihrer Ware oder Dienstleistung verbunden ist“. ."

Als Amicus von Jack Daniel's präsentierte die Regierung auch eine mündliche Verhandlung. Die Regierung argumentierte, dass der Rogers-Test in Fällen wie dem vor Gericht der falsche Test sei und dass das Gericht stattdessen den traditionellen Test auf Verwechslungsgefahr bei Verstößen anwenden sollte. Die Regierung argumentierte weiterhin, dass keiner der beiden Aspekte des Rogers-Tests eine solide Grundlage in der früheren Rechtsprechung zum Ersten Verfassungszusatz habe.

Alle Parteien stellten Fragen der Richter, die von Hypothesen über unbenannte Werbung politischer Parteien auf T-Shirts bis hin zur Angemessenheit der Annahme durch Verbraucher reichten, Marken mit anderen in Verbindung zu bringen, wenn die Marke nicht mit dem Unternehmen der anderen Marke übereinstimmt. Richterin Kagan stellte ausdrücklich fest, dass sie das Hundespielzeug nicht als „Komödie“ empfand und die Parodie nicht „aber was auch immer“ sah. Drei Richter haben sich überhaupt nicht mündlich geäußert und daher bleibt angesichts der Vielfalt der Befragungen und des Schweigens von drei Richtern recht unklar, wie der Ausgang dieses Falles ausfallen wird.

Es lohnt sich, die Auswirkungen einiger möglicher Ausgänge des Falles zu berücksichtigen. Ein Ergebnis, das die Zukunft des Markenrechts und der Rechtsprechung zu Markenverletzungen dramatisch verändern könnte, wäre die vollständige Abschaffung des Rogers-Tests durch die Aufhebung der Entscheidung im Fall Rogers gegen Grimaldi.

Die spezifische Frage, die in Jack Daniel's beantwortet werden muss, ist, ob die humorvolle Verwendung der Marke eines anderen als die eigene auf einem kommerziellen Produkt der traditionellen Verwechslungswahrscheinlichkeitsanalyse des Markenrechts unterliegt oder stattdessen einen erhöhten First Amendment-Schutz vor Ansprüchen wegen Markenverletzung erhält Rogers.

Verbraucher und Unternehmen sind zum Schutz auf das Markenrecht angewiesen. Verbraucher werden vor Täuschung geschützt und Unternehmen werden unter anderem vor der Verletzung ihrer Marken geschützt. Wenn Verbraucher beispielsweise Reinigungsmittel kaufen, können sie beim Anblick des Bleichmittels „Clorox“ sicher sein, dass das Produkt von der Firma „Clorox“ stammt, da sie dessen Marke sehen und erkennen. das gilt branchenübergreifend. Wenn Verbraucher jedoch durch die Verwendung einer Marke auf humorvolle oder künstlerische Weise verwirrt werden, kann dies zu einem Schaden führen, wie Jack Daniel's in diesem Fall argumentiert.

Viele haben Schriftsätze eingereicht, in denen sie Stellungnahmen zur Anwendbarkeit von Rogers in Fällen von Markenverletzungen abgeben, beispielsweise die International Trademark Association, NIKE, Inc. und die US-Handelskammer. Wenn ein Werk die Elemente des Rogers-Tests erfüllt, darf es auf dem Markt existieren und im Handel verkauft werden. Für Unternehmen wie Jack Daniel's ist dies ein weitgehend negativer Effekt, der den künstlerischen Ausdruck nicht zelebriert, sondern Fälschungen und Nachahmungen etablierter Marken glorifiziert. Wenn Rogers jedoch vollständig eliminiert würde, müssten alle Schöpfer äußerste Vorsicht walten lassen, wenn sie die Marken anderer in Werken verwenden, die sie für ausdrucksstark halten. Dies hätte wahrscheinlich eine abschreckende Wirkung auf die Kreativität und würde große Marken dazu veranlassen, Klage gegen Unternehmen oder Einzelpersonen einzureichen, die Assoziationen zu ihrer Marke geweckt haben, die sie für unappetitlich oder negativ halten. Aus diesem Grund könnte die Landschaft des Markenrechts ohne Rogers nach Ansicht vieler ziemlich düster sein.

Die Antwort darauf, ob der Rogers-Test vollständig abgeschafft, geändert oder einfach beibehalten werden sollte, bleibt dem Obersten Gerichtshof überlassen. Die Entscheidung wird allen Rechteinhabern wichtige Leitlinien dazu liefern, wie sie sich künftig am besten nach dem Markenrecht und dem Ersten Verfassungszusatz schützen können.